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注意!企业工商登记,先想好商标这些事!
来源: | 作者:彬诚 | 发布时间: 2021-03-02 | 711 次浏览 | 分享到:
近年来,随着国家知识产权战略的实施,企业的品牌意识不断增强。企业成立后,“商标早注册”已成为越来越普遍的现象。但即便如此,仍有不少企业陷入商标注册的困境。事实上,商标注册的“早期”时间应该在企业成立之前。如果我们在企业工商注册过程中能够未雨绸缪,多考虑商标事项,上述尴尬局面就可以“避免”。

1、企业工商登记在企业名称的选择时,建议先进行近似商标检索

在我国,企业名称和商标注册属于不同的行政管理部门。企业名称注册属于工商部门,商标注册属于国家知识产权局商标局。

企业名称与商标的审查标准不同。

「企业名称审核」依据《企业名称登记管理规定》,在登记的辖区内的相同行业内,不能与在先登记的企业名称相同或者高度近似。

「商标注册的审核」依据《商标法》,申请商标不能与在先注册或者申请的商标构成相同或者类似商品上的近似商标。

企业名称和商标保护的范围也不同。

企业名称的保护范围一般是在登记的行政辖区内,如甲公司在北京登记的企业名称,乙企业可以在上海登记同样的企业名称。

而商标的保护范围是全国,在全国范围内,在相同类似的商品上,不能有两家或以上主体注册相同或者近似的商标。

大多数企业通常将企业名称中的显著字样即商号作为商标申请注册。商标与品牌的一致性将使消费者更容易在商标与企业之间形成独特的对应关系,从而增强企业品牌的凝聚力。

但由于我国实行企业名称注册和商标注册双轨制管理,企业名称在实践中会与其他主体的注册商标相同或高度相似。一方面,企业保持品牌名称与商标的一致性会导致商标布局的失败。另一方面,如果企业突出自己的品牌名称,就会落入他人注册商标的保护范围,“构成侵权”。

同时,字号和商标分属不同的主体,还会存在市场混淆的极大风险,这将会使企业处于十分被动的境地。

因此,企业在工商登记企业名称选择时,建议先进行与企业名称(字号)相同或近似的商标检索,一旦发现有他方已经申请注册了与拟申请的企业名称(字号)相同或者近似的商标,则需要调整企业名称。

选择风险低的企业名称进行工商登记,一方面避免了遭遇他人商标侵权投诉的风险,另一方面,也为将来将字号注册为核心商标提前筛查风险,提高注册成功几率。

2、企业名称选择时,应避免与他人驰名商标相同或近似

我国商标法第十三条规定:

就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。”商标法第五十八条规定:“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用,误导公众,构成不正当竞争行为的,依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。

从上述法律规定可以看出,驰名商标可以实现跨类保护,将他人未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用,存在构成不正当竞争的法律风险。

因此,在字号与近似商标冲突的查询时,不仅要筛查字号是否与在先类似商品上的近似商标冲突,还应查询字号是否与他人驰名商标名称相同或者近似。

如发现有与拟登记的字号相同或者高度近似的驰名商标,需要谨慎考虑,及时调整字号。企业字号选择时对驰名商标提前合理避让,将会大大减少未来可能存在的法律纠纷。
3、企业工商登记营业范围的选择要避免给商标注册设限

根据我国商标法规定,企业注册商标并不要求必须与营业范围相一致;也就是说,一般情况下,企业可以在商品分类表45个类别上申请商标。

但对于特殊行业的企业则有限制性规定,商标法第十九条规定:

商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外,不得申请注册其他商标。

这主要是因为商标代理机构比普通企业对商标事宜更熟悉,了解商标的市场需求,过去一些商标代理机构出现了大量抢注商标囤积牟利的“商标投资”行为,破坏了正常的市场经济环境,《商标法》做出此项规定,是对商标代理机构囤积商标的限制,有利于商标资源的合理配置。

目前,审查实践中,商标代理机构以自己的名义申请注册的商标,仅可以在第45类知识产权服务相关服务项目上申请注册商标,在其它类别商品服务上申请注册的商标都会被国家知识产权予以驳回。

商标法第十九条规定的“代理机构”,除了包括在商标局备案的商标代理机构,还包括没有在商标局备案的但企业营业范围中含有“商标代理”内容的企业。

在第20093816号“览秀城”商标无效宣告请求案中,国家知识产权局认定:

被申请人虽然不是在商标局备案的商标代理机构,但根据审理查明第三项可知,被申请人的经营范围包含‘商标代理’服务,故被申请人属于《商标法》第十九条规定所指的‘商标代理机构’。商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外,不得申请注册其他商标。鉴于争议商标指定使用的第36类资本投资等服务并非商标代理服务,因此,争议商标的注册已构成《商标法》第十九条第四款规定的情形。

在笔者代理的商标注册申请实务中,有一些企业,尤其是教育、文娱体育、广告传媒等行业,在选择营业范围时会包含有“商标代理”或者“知识产权代理”等,企业会觉得营业范围多一些只会有益处,不会有害处。

殊不知,多选择的这个服务范围,反而成为了己方商标注册的绊脚石。

企业以这样的营业执照申请商标,官方会以违反商标法第十九条予以驳回,即使后期,申请人通过向登记部门提起变更登记,主动删除该项服务,国家知识产权局也会继续驳回。

在我们代理的驳回复审案件中,国家知识产权局认为:

虽然申请人后向登记部门提起变更登记,主动删除了营业范围中的知识产权代理(专利代理除外)项目,但《中华人民共和国商标法》第十九条第四款之规定作为一条强制性的法律规范,其目的就在于禁止商标代理机构在代理服务之外的商品或服务上申请注册商标。如果允许将商标代理机构申请的非代理服务商标于申请日后通过变更企业营业范围的方式视为障碍消除,那么,该条款将失去规制作用,因为一旦该商标申请被初步审定,商标代理机构都可以通过变更企业经营范围的方式注册非代理服务商标,可能会在客观上起到纵容商标代理机构违背诚实信用原则利用自身业务优势囤积抢注商标的行为。基于以上因素考虑,申请人变更企业经营范围不能被视为注册障碍消除的情形。

因此,企业在工商登记时,一定注意营业范围中不要含有“商标代理”或者“知识产权代理”等内容,以免为将来注册商标设定不必要的限制。
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